Что значит контрафактный товар
Контрафакт распространяется как вирус
Ограничительные меры, отмечают авторы доклада, нарушили глобальные цепочки поставок, и в некоторых отраслях транснациональные организованные преступные сети воспользовались создавшимся дефицитом предложения и разницей в ценах товаров на локальных рынках. Сильнее всего, говорится в исследовании, расцвела незаконная торговля фармацевтической, табачной, алкогольной продукцией, средствами индивидуальной защиты и личной гигиены, предметами роскоши. Ситуация с контрафактом усугубляется также общим замедлением мировой экономики. «На фоне стагнации мирового экспорта в последние годы торговля контрафактными товарами растет: по данным ОЭСР, доля контрафакта в общем объеме мировой торговли в 2013 году составляла 2,5%, а в настоящее время она уже не менее 3,3%, — говорит завкафедрой международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Владимир Саламатов. — Причем эта статистика не включает интернет-торговлю поддельными товарами, а также продукцию, произведенную и потребляемую внутри стран и иную не выявленную контрафактную продукцию, поэтому реальная доля контрафакта на мировом рынке значительно выше».
Россия в нелегальном тренде
Что касается России, то, согласно исследованию ТИАР-Центра «Рассадники контрафакта», опубликованному в 2020 году, объем оборота контрафактной непищевой продукции составляет в стране 5,2 трлн руб. Прежде всего это товары легкой промышленности, детские игрушки, бытовая электроника и комплектующие, парфюмерия. И, как считают эксперты, доля незаконной продукции продолжает расти. «Очевидно, что торговцы контрафактной продукцией, не выплачивая налоги и акцизы, получают огромное конкурентное преимущество. Это большая проблема», — комментирует ситуацию заместитель начальника контрольно-финансового управления ФАС России Наталия Исаева.
Как отмечает партнер и руководитель группы потребительского сектора российского офиса Deloitte Оксана Жупина, по результатам опроса, который компания Deloitte провела в июне 2020 года, с контрафактными товарами сталкивались 28% респондентов. Из них 12% приобретали контрафактный алкоголь, 11% — одежду и обувь, 11% — парфюмерию, 10% — косметику.
Незаконный перекур
Одним из сегментов рынка, который в последнее время показывает наиболее стремительный рост объемов контрафакта, считается рынок табачной продукции. Руководитель по связям с государственными органами компании «БАТ Россия» Олег Барвин уверен, что если сегодня, согласно проведенному в прошлом году исследованию Nielsen, доля нелегальной табачной продукции в России составляет в среднем 15,6%, то в ближайшее время ситуация может драматическим образом ухудшиться — доходы населения снизились, а в следующем году вступит в силу рекордное повышение акцизов на сигареты.
Новый виток дискуссии вокруг контрафакта на табачном рынке спровоцировало внеплановое повышение ставки акциза в 2021 году на 20% вместо запланированных ранее 4%. Тем самым Минфин планирует привлечь дополнительно до 70 млрд руб. на покрытие бюджетных расходов на борьбу с последствиями пандемии. Однако эксперты табачной отрасли опасаются, что подобное повышение спровоцирует двукратный рост доли нелегальной продукции и вместо дополнительных отчислений за следующий год бюджет может потерять от нелегального рынка более 270 млрд руб. — больше, чем за три предыдущих года, вместе взятых. «Растет запрос на более дешевую продукцию. В странах Евразийского союза цены гораздо ниже — например, пачка сигарет в Белоруссии может стоить 50 руб., а у нас такая же — 120 руб. Это создает условия для нелегальных поставок, в погоне за сверхприбылью все больше людей вовлекаются в преступную — деятельность», — объясняет Олег Барвин. Наиболее неблагополучные регионы по контрафакту — те, которые граничат со странами Евразийского союза, особенно вблизи границ с Белоруссией и Казахстаном, отмечает Наталия Исаева. Например, в Челябинской области, граничащей с Казахстаном, где акцизы на табачную продукцию в разы ниже, уровень контрафакта — 23,4%, в Брянске — 42,7%.
Еще одним весомым фактором роста контрафакта является уровень доходов населения отдельно взятых регионов — чем меньше зарабатывают потребители, тем чаще они ищут более дешевые, а значит, нелегальные альтернативы. С текущим уровнем цен о переходе на нелегальный табак уже задумываются потребители с доходом 32–35 тыс. руб. и ниже, отмечает Олег Барвин. Крайне высокий процент нелегальной продукции фиксируется на Кавказе, который отличается одними из самых низких зарплат в России, по данным Росстата. Согласно опросу ВЦИОМа, сегодня каждый четвертый курильщик целенаправленно покупает нелегальные сигареты, чаще это делают те, кто оценивает материальное положение своей семьи как плохое — 29%. Высокие акцизы и цены назвали главной причиной распространения контрафакта 46% опрошенных.
Самым действенным способом борьбы с контрафактом российские власти считают обязательную маркировку товаров. С 1 июля обязательной маркировке подлежат обувь, табак и лекарства. С 1 октября она стала обязательной для парфюмерной продукции. «Система маркировки уже практически завершила интеграцию со всеми системами контроля надзорных органов. Это станет наиболее эффективным инструментом контроля за незаконным оборотом продукции», — уверен замдиректора системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский.
Представители табачной индустрии не считают маркировку панацеей. «Обязательная цифровая маркировка однозначно поможет с точки зрения повышения прослеживаемости, но этот инструмент должен использоваться вкупе с другими мерами влияния и контроля, — добавляет Олег Барвин. — Нужны рейды по точкам, проверки, особое внимание необходимо уделить защите границ от поставок нелегальной продукции. Необходима также системная работа как по принятию новых законов, так и по применению существующих. Это нужно делать в плотном контакте с отраслью». По данным ВЦИОМа, на маркировку при покупке обращает внимание только один из семи респондентов. Помимо снижения цен среди самых действенных для борьбы с серым рынком мер, по мнению опрошенных, усиление контроля на границах и ужесточение ответственности за нелегальный оборот. «Ситуация зависит от регулирования рынков, которое иногда бывает слишком жестким по отношению к легальным игрокам. Это создает условия для их перехода в нелегальный сектор», — подчеркивает Наталия Исаева.
Виды контрафакта и ответственность за его продажу
Товары, производство которых нарушает законодательство РФ, считаются контрафактными. Контрафакт производится на основе уже существующего прототипа с нарушением авторских прав и интеллектуальной собственности. Качество товара не имеет значения, контрафактная продукция может отвечать всем действующим стандартам. Основную роль в определении контрафактной продукции играет незаконное использование интеллектуальных прав на продукт.
Определение контрафактного товарного знака уточняет ст. 1515 ПС РФ: непосредственно сам товар или его упаковка, на которую нанесен товарный знак или знак, сходный по внешним признакам с товарным знаком, считается контрафактным.
Контрафакт подразделяется на н есколько типов :
— незаконное использование торговой марки, товарного знака, названия, бренда компании. Сюда же относится производство продукции со сходным называнием, с заменой букв на этикетке;
— присвоение логотипа фирмы в неизменном виде;
— использование программного обеспечения, иных разработок без разрешения собственника.
Основным признаком контрафакта является отсутствие разрешительной документации от владельца интеллектуальной собственности на реализацию товара или распространение объектов авторского права нематериального характера без согласия владельца. Примером могут быть контрафактные сигареты, алкоголь, косметические средства, аудио и видеопродукция.
Наказание за торговлю и изготовление контрафактной продукции, нарушение авторских прав предусмотрено статьями 146, 14? УК РФ.
Преступление считается совершенным с момента причинения собственнику убытков незаконным распространением контрафакта.
За продажу контрафактной продукции предусмотрено несколько видов ответственности: гражданско-правовая, административная, уголовная.
В рамках гражданской ответственности происходит изъятие контрафакта из оборота. Изъятая продукция подлежит утилизации за счет распространителя. Владелец интеллектуальной собственности имеет право подать в суд на возмещение причиненных убытков. Точная сумма устанавливается в судебном процессе. В соответствии со ст. 1253 ГК РФ, если права интеллектуальной собственности нарушались систематически, прокурор может выставить суду требование о ликвидации виновного юридического лица или о прекращении деятельности гражданина в качестве индивидуального предпринимателя.
Уголовная ответственность наступает в случае причинения владельцу ущерба в крупном размере, свыше 100 тыс. рублей. Незаконное распространение объектов интеллектуально собственности квалифицируется по ст. 147 УК РФ, наказывается штрафом до 200 тыс. рублей или в размере зарплаты за полтора года, обязательными, исправительными либо принудительными работами или лишением свободы до 2 лет.
Распространение контрафакта в особо крупном размере, на сумму более 1 миллиона рублей, наказываются принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом или без такового в размере до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты за 3 года.
Людмила Солдатова, референт отдела информации
Что значит контрафактный товар
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ И КОНТРАФАКТА
Термины и определения
Fraud and counterfeit countermeasures system. Terms and definitions
Дата введения 2018-07-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Международной ассоциацией организаций, осуществляющих деятельность по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции «Антиконтрафакт»
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 124 «Средства и методы противодействия фальсификациям и контрафакту»
5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2018 г.
Введение
Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке по группам. Внутри каждой из групп термины расположены в алфавитном порядке.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Термины-синонимы приведены в качестве справочных данных и не являются стандартизованными.
Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них произвольные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, относящиеся к определенному понятию. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.
Термины и определения, приведенные в подразделе 2.4, не направлены на классификацию или выделение приоритетных технологий защиты от фальсификации и контрафакта.
В настоящем стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на английском языке.
В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области защиты от фальсификаций и контрафакта.
2 Термины и определения
2.1 Термины в области объектов защиты
2.1.2 аутентичность (authentic): Свойство объекта, свидетельствующее о его подлинности.
2.1.3 бренд (brand): Связанный с рыночными отношениями нематериальный актив, направленный на индивидуализацию товара, услуги или организации либо их комбинации, создающий однозначное восприятие данных товара, услуги или организации у любой заинтересованной стороны, что приводит к возникновению экономической ценности.
2.1.4 действительный изготовитель компонента (изделия); ДИИ (изготовитель изделия с правами разработчика изделия) (original component manufacturer, ОСМ): Физическое лицо или организация, которые осуществили разработку и/или проектирование компонента (изделия), имеющие на это изделие права интеллектуальной собственности или намеренные получить такие права.
1 Изделие и/или его упаковка обычно идентифицируются средствами индивидуализации ДИИ.
2 ДИИ может передать в стороннюю организацию изготовление или дистрибуцию своей продукции.
2.1.5 действительный изготовитель оборудования; ДИО (original equipment manufacturer, OEM): Физическое лицо или организация, которые разработали и изготавливают продукцию (самостоятельно или с привлечением сторонних организаций) с использованием приобретенных компонентов и реализуют продукцию со своими средствами индивидуализации.
1 Под оборудованием понимаются сборочная единица, комплекс или комплект, являющиеся товарной продукцией изготовителя.
2 Термин «original equipment manufacturer (OEM)» в коммерческой практике используют также в иных значениях, что создает неоднозначность в определении термина. Так, этот термин применяют для обозначения организации, которая изготавливает детали или подсистемы, используемые другими организациями в качестве комплектующих элементов своей финальной продукции. Термин применяют также для обозначения организации, осуществляющей перепродажу продукции других изготовителей с добавленной стоимостью value-added reseller (VAR), за счет придания этой продукции дополнительных свойств или предоставления дополнительных услуг, которые поставляются потребителю вместе с продукцией. Кроме того, данный термин может применяться в отношении тех организаций, которые осуществляют деятельность по изготовлению продукции по заказу правообладателя в соответствии с его требованиями. При этом с целью подтверждения аутентичности на изделии и/или его упаковке размещают бренд, товарный знак и/или иное средство индивидуализации правообладателя. В таких случаях ДИО является разновидностью изготовителя по контракту.
Термин может быть также применен не к организации, а к продукции. Так, OEM-продукцией называют версии продукции, поставляемой изготовителем в минимальной комплектации, с упаковкой более низкой стоимости, с сокращенным объемом гарантийных обязательств, поступающей в таком виде в розничную торговлю. Возможны и другие версии значения термина, не совпадающие с указанным значением термина в международных стандартах и документах.
2.1.6 действительный разработчик и изготовитель; ДРИ (original design manufacturer, ODM): Физическое лицо или организация, которые осуществляют разработку и изготовление продукции в соответствии с требованиями заказчика и с использованием на продукции средств индивидуализации заказчика.
документ (document): Зафиксированная на материальном носителе идентифицируемая информация, созданная, полученная и сохраняемая организацией или частным лицом в качестве доказательства при подтверждении правовых обязательств или деловой деятельности.
заинтересованная сторона (interested party): Лицо или организация, которые могут воздействовать на осуществление деятельности или принятие решения, быть подверженными их воздействию или воспринимать себя в качестве последних.
2.1.9 идентичность (identity): Набор характеристик, присущих данному объекту.
1 Идентичность может рассматриваться с точки зрения физического и/или юридического лица, а также физических и виртуальных объектов.
2 Идентичность может быть связана с наличием уникальных характеристик, присущих только данному объекту.
2.1.10 изготовитель по контракту; ИК (contract manufacturer; СМ): Физическое лицо или организация, которые изготавливают продукцию согласно контракту, заключенному с другой организацией, с нанесением на производимую продукцию средств индивидуализации этой организации.
2.1.11 изделие [part(s)]: Любой предмет или набор предметов производства, которые могут быть использованы для удовлетворения потребности потребителя.
2.1.12 интеллектуальная собственность (intellectual property): Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ);
6) данные, звучащие в эфире или передающиеся по кабельным проводам радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименование места происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.
2.1.13 конечный пользователь (end user): Физическое лицо или организация, использующие продукцию по назначению.
2.1.14 объект интеллектуальной собственности (intellectual property object): Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности в любой области науки и творчества и приравненные к ним средства индивидуализации.
2.1.15 однородная партия (homogeneous lot): Группа изделий, которые:
— получены как один груз (в одной или нескольких упаковках);
— маркированы или иным образом идентифицированы как одна партия, серия, группа и имеют одинаковую идентифицирующую информацию (например, коды дат, партий);
— идентичны (изделия и упаковки) при визуальном контроле без привлечения инструментальных средств;
— упакованы, обработаны и/или хранились в одинаковых условиях;
— находятся на местах своего физического размещения в непосредственной близости (т.е. не подвергались разделению исходя из общих признаков: источника поступления, упаковки и маркировки).
2.1.16 право на интеллектуальную собственность (intellectual property rights): Право на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (объекты интеллектуальной собственности).
2.1.18 системный интегратор (systems integrator): Организация, специализирующаяся на объединении подсистем в общую систему, в пределах которой эти подсистемы функционируют и взаимодействуют.
товарный знак: Охраняемое обозначение (словесное, изобразительное, объемное и другие обозначения или их комбинация), служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в том числе для отличия товаров одного предприятия от однородных товаров другого предприятия, помещаемое на товарах, упаковке или документации, связанной с его реализацией, зарегистрированное в установленном порядке и удостоверяемое свидетельством на товарный знак.
2.1.20 торговая марка (trademark): Общепринятое обозначение товарного знака.
2.2 Термины в области выявления фальсификации и контрафакта
2.2.1 восстановленное изделие (refurbished): Бывшее в употреблении изделие, которое было подвергнуто техническим воздействиям с целью восстановления внешнего вида, идентичного изделию с известной аутентичностью, без вмешательства в конструкцию.
Как защитить товарный знак от незаконного использования
Старший партнер патентно-адвокатского бюро «Гардиум», патентный поверенный № 1947. В практике более 20 лет.
Защита товарного знака не работает по умолчанию. Конкуренты могут не стесняясь взять название, запустить рекламу и зарабатывать на вашей известности. Но с этим можно бороться. Грамотная стратегия защиты заставит конкурентов признать нарушение и заплатить компенсацию.
С первого раза понимают не все. Тогда начинаются суды и даже уголовные дела. Компании-нарушителю запрещают использовать название, заставляют уничтожить продукцию и остановить рекламу. Особо злостных нарушителей можно лишить бизнеса, а иногда и свободы. Рассказываем, как защитить товарный знак, чтобы никто не использовал вашу репутацию незаконно.
Консультация юриста
по защите товарного знака
Как конкуренты нарушают права на товарный знак: примеры из практики
Незаконное использование товарного знака выражается по-разному. Иногда нарушители и сами не знают, что нарушают закон. Вот что они делают с чужими товарными знаками чаще всего.
Размещают на вывеске
Один салон повесил вывеску «Маникюр в 4 руки», не зная, что конкуренты зарегистрировали обозначение «4 hands». Несмотря на перевод, суд признал это нарушением, обязал снять вывеску, запретил использовать название и назначил компенсацию в 600 тысяч рублей (Решение АС Новосибирской области № А45-15826/2015 от 01.02.2016).
Маркируют и продают продукцию
Товары, маркированные чужим товарным знаком, являются контрафактными. Их могут конфисковать, а продавца — оштрафовать. Где именно продаются товары, значения не имеет. Это может быть обычная точка в ТЦ, интернет-магазин или маркетплейс.
Один ИП из Ростова продавал в детском магазине товары с логотипами Nike и Fila. Пришла прокуратура и составила протокол — товары изъяли и уничтожили (Решение АС Ярославской области № А82-11307/2020 от 18.08.2020).
Контрафакт — это не только поддельные кроссовки Abibas и сумки LOUIS VUITTON c рынка. Конкуренты могут использовать ваш товарный знак в любой нише:
Используют в рекламе
Чужие товарные знаки нельзя использовать для продвижения своих товаров и услуг. По закону такие действия считаются недобросовестной конкуренцией — можно попасть на штраф и компенсацию.
Например, в Иваново станкостроительный завод использовал логотип другого завода на своих визитках, фирменных бланках, баннерах, квартальных календарях и информационных стендах. За это и поплатился: логотип был товарным знаком, в пользу правообладателя взыскали 450 тысяч рублей компенсации (Решение АС Ивановской области № А17-10117/2016 от 26.04.2018).
Часто чужие товарные знаки используют для рекламы в интернете — чтобы выйти в ТОП выдачи по запросам конкурентов. Например, одна компания использовала название другой в составе ключевой фразы для настройки контекстной рекламы в Яндексе. Она запускала объявления с фразой «Ремонтиста — Проверь цены своего сервиса!», которое появлялось по запросу «Ремонтиста». Это название другой компании, и оно оказалось товарным знаком. Правообладатель пошёл в суд и отсудил за это почти миллион рублей компенсации (Решение АС г. Москва № А40-147213/18-105-779 от 11.08.2020).
Консультация юриста по интеллектуальным правам
Используют в домене
Доменное имя (http//:доменное имя.ru) — это средство индивидуализации в интернете. Если конкуренты будут использовать в своём домене ваш товарный знак, это тоже нарушение. Тогда использование доменного имени можно запретить.
Одна компания так и сделала. Она зарегистрировала товарный знак «SAUCONY», а потом узнала, что конкуренты зарегистрировали домен «saucony.ru». Суд поддержал правообладателя: нарушителю запретили использовать сайт и взыскали компенсацию в 300 тысяч (решение АС Калининградской области №А21-10484/2015 от 16.05.2015).
В другом случае нарушителю повезло меньше. Суд взыскал 5 млн рублей компенсации за то, что МФО использовала для работы домен «ekapusta.com». Оказалось, что другая финансовая компания зарегистрировала товарный знак «КАПУСТА» и использование домена нарушает её права (Решение АС Новосибирской области А45-10613/2019 от 28.06.2020).
Ввозят «серый» импорт
Конкуренты не могут без разрешения ввозить в Россию товары, маркированные вашим товарным знаком. Такой импорт незаконен. Нарушителей могут наказать, даже если они не знали, что ввозят контрафакт. Одна компания так завезла автозапчасти NISSAN, а они оказались подделкой. ФТС конфисковала автозапчасти, компания получила штраф (решение АС. г. Москвы по делу № А40-194725/20-33-1401 от 28.10.2020).
Чтобы контрафакт не смогли ввезти в Россию, товарный знак можно внести в ТРОИС (таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности). Если конкуренты пытаются ввезти маркированные товары без вашего разрешения, ФТС пресекает несанкционированный ввоз, конфискует партию и сразу сообщает вам (ст. 334 закона № 289-ФЗ от 03.08.2018). В 2020 году таможенная служба так предотвратила ввоз в Россию 13 млн единиц контрафакта, предотвращённый ущерб оценили в 4,5 млрд рублей.
Узнайте как внести товарный знак
в ТРОИС за 5 минут
Используют чужие мемы в рекламе и на продукции
Не удивляйтесь, мемы тоже оформляют как товарные знаки. Есть уйма желающих использовать вирусные картинки в коммерческой деятельности. Мемы печатают на футболках, используют в рекламе, размещают на упаковках и вывесках. Просто так — без разрешения правообладателя, это делать нельзя. Если мем зарегистрировали как товарный знак, правообладатель может требовать компенсацию. Сумма может быть больше, чем ожидает нарушитель.
В этой шкуре уже побывал МЕГАФОН. Компания разместила на своём сайте изображение «Ждуна», который оказался зарегистрированным товарным знаком. За это суд взыскал с компании 8,6 млн рублей (Решение АС г. Москва № А40-182074/17-110-1675 от 10.09.2018). И таких примеров уйма. По одному только «Ждуну» в судебном реестре более 500 дел.
Как понять, что конкуренты используют ваш знак незаконно?
Нарушение прав на товарный знак можно квалифицировать при наличии одновременно трёх признаков: 1) сходство до степени смешения; 2) однородность товаров или услуг; 3) отсутствие разрешения на использование знака в бизнесе.
1. Проверить сходство до степени смешения. Необязательно, чтобы название конкурентов полностью повторяло ваш товарный знак. Достаточно, что оно ассоциируется с обозначением в целом, несмотря на отдельные различия. Если есть угроза, что рядовой потребитель из-за этого может перепутать одну компанию с другой — это сходство до степени смешения. Например:
Учитывайте, что вероятность смешения — оценочный фактор. При рассмотрении дела суды учитывают: где вы используете товарный знак, как долго используете, узнают ли его потребители (п. 162 Постановления ПВС № 10 от 23.04.2019).
Проверьте нарушения на товарный знак во всех реестрах Роспатента
2. Проверить однородность товаров и услуг. Если у вас СТО, а другая компания взяла ваш товарный знак и написала его на вывеске в парикмахерскую, она ничего не нарушает. Незаконное использование товарного знака имеет место, когда стороны работают в одной или смежной области бизнеса. Например, продают одежду и обувь, производят резиновые перчатки и резиновые сапоги, сдают в аренду квартиры и нежилые помещения.
Во внимание будут приниматься род товаров и услуг, их назначение, условия сбыта, круг потребителей и т.д (п. 42 Обзора, утв. Президиумом ВС РФ от 23.09.2015).
Например, услуги «реализация товаров» и «реклама» неоднородные, потому что у них разные аудитории и условия реализации (Решение СИП № СИП-343/2017 от 29.09.2017). А «пульт ДУ» и «установки электрические для дистанционного управления производственными процессами» однородные, потому что выполняют одну функцию, имеют один круг потребителей и оба продаются в специализированных магазинах (Постановление СИП № СИП-3/2020 от 08.10.2020).
3. Зафиксировать бездоговорное использование в бизнесе. Если кто-то свяжет себе свитер, напишет на груди «Chanel» и будет носить на работу, он ничего не нарушит. Но если начнёт продавать футболки с таким принтом на рынке за 500 рублей — товары признают контрафактом. Чтобы нарушение имело место, обозначение должно использоваться без разрешения владельца в бизнесе: для выпуска, продажи товаров или услуг, рекламы, получения прибыли и т.д. Под использованием понимается размещение товарного знака на товарах, этикетке, упаковке, на документах, вывеске, в рекламных объявлениях, соцсетях и пр. (ст. 1515 ГК РФ).
Что грозит конкурентам за нарушение прав на товарный знак
Комплекс мер защиты прав на товарный знак охватывает широкий круг способов и мер ответственности для нарушителей.
Изъятие и уничтожение контрафакта, документов, оборудования. Товары, на которых незаконно размещены чужие товарные знаки, являются контрафактными. Правообладатель может потребовать в суде их изъятия из оборота и уничтожения за счёт нарушителя. То же самое касается любых материалов, которыми сопровождается оказание услуг: визитных карточек, фирменных бланков, рекламных материалов, вывесок и т.д. (п.п. 2, 3 ст. 1515 ГК). А если конкуренты специально для выпуска контрафакта запустили целую производственную линию, можно добиться изъятия и уничтожения этого оборудования. Но придётся доказать, что оборудование использовалось только для производства контрафакта (п. 5 ст. 1252 ГК).
Возмещение убытков. Если кто-то незаконно использует ваш товарный знак, вы несёте убытки в виде упущенной выгоды (п. 2 ст. 15 ГК). Иными словами, вы не получаете тех доходов, на которые могли бы рассчитывать в обычных условиях:
Их можно в судебном порядке взыскать с нарушителя или выбрать компенсацию (пп. 3 п. 1, п. 3 ст. 1252 ГК).
Компенсация. Её можно взыскать в судебном порядке вместо возмещения убытков. Обычно правообладатели просят от суда назначить компенсацию, потому что доказать и обосновать размер убытков сложнее. Можно выбрать назначение компенсации в одной из трёх форм (п. 4 ст. 1515 ГК):
Правообладатель сам выбирает подходящий ему способ защиты товарных знаков. Суд по своей инициативе не сможет изменить вид компенсации (п. 35 Обзора, утв. Президиумом ВС РФ от 23.09.2015). Подробнее о компенсации рассказываем ниже.
Ликвидация компании, ИП-нарушителя. Если конкуренты неоднократно и грубо нарушают ваши права на товарный знак, обратитесь в прокуратуру. По требованию прокурора компанию или ИП-нарушителя могут ликвидировать через суд (ст. 1253 ГК). Неоднократным считается нарушение исключительных прав лицом, которое уже привлекалось к ответственности за аналогичные нарушения. А грубым — нарушение, которое повлекло серьёзный ущерб.
Например, в Ростове суд прекратил деятельность ИП, за то, что она хранила и распространяла контрафактные DVD-диски. При принятии решения суд учёл, что ИП раньше привлекали за это к уголовной ответственности, а причинённый ущерб составил 163 тысячи рублей (решение АС Ростовской области № А53-8222/2013 от 16.08.2013).
Административный штраф. Если будет доказано, что конкуренты незаконно использовали ваш товарный знак, их могут оштрафовать на сумму до 50-200 тысяч рублей для компании и 10–50 тысяч для директора. А если докажут, что товары производились с целью сбыта, сумма штрафа может достигнуть 5-кратного размера стоимости контрафакта (ст. 14.10 КоАП). Кроме наказания за использование товарного знака могут оштрафовать:
Уголовное наказание. Если конкуренты использовали ваш товарный знак неоднократно и это причинило вам ущерб в сумме не менее 250 тысяч, нарушителей могут привлечь по уголовной статье. В этом случае виновное лицо может получить штраф до 300 тысяч рублей или даже реальный тюремный срок до 2 лет + 80 тысяч рублей штрафа. А если к ответственности привлекается организованная группа, штраф может вырасти до 1 млн рублей, а срок лишения свободы фигурантов — до 6 лет (ст. 180 УК).
Как защитить товарный знак: что делать и куда обращаться
Защита прав на товарный знак — забота правообладателя. Не существует никакой «патентной полиции», которая будет отслеживать и наказывать нарушителей. Чтобы конкуренты почувствовали тяжёлую руку правосудия, систему нужно запустить самостоятельно. Вот что для этого нужно сделать.
1. Собрать доказательства. Никогда точно не знаешь, что суд примет в качестве доказательства. Подойдут любые документы и свидетельства, которые подтверждают незаконное использование товарного знака:
2. Направить претензию. Чтобы обращаться в суд, сначала нужно направить конкурентам претензию на товарный знак. Это обязательно, если нарушитель — компания или ИП.
Если составить убедительную претензию, суд может и не потребоваться. Узнав о ваших намерениях, конкуренты станут сговорчивее и охотнее пойдут на мировую: заключат лицензионный договор или выплатят компенсацию. А если не пойдут или не ответят на претензию за 30 дней, можно готовить иск и идти в суд (п. 5.1 ст. 1252 ГК). Досудебный порядок разбираем ниже.
3. Подать жалобу. Пока ждёте ответа на претензию, продолжайте собирать доказательства. Подайте заявление:
Документы, которые вы получите в результате, помогают доказать правоту в судебной практике по патентным спорам. Если на руках есть протоколы и решения по административным и уголовным делам, суды быстрее соглашаются с истцами и охотнее назначают компенсацию. В этом случае не придётся ничего доказывать, суд превращается в формальность.
4. Подготовить иск и идти в суд. Обычно на этом этапе нарушители становятся сговорчивее. Проверки и штрафы от ФАС и Роспотребнадзора сильно выматывают, а перспектива суда с правообладателем не сулит хорошего исхода. По нашему опыту, в таких ситуациях конкуренты готовы договариваться мирно. А если не готовы: ждём 30 дней с момента отправки претензии, составляем иск и идём суд.
В иске можно потребовать (п. 1 ст. 1252 ГК):
Сначала иск подают в арбитражный суд. Он рассматривает споры между предпринимателями по защите товарных знаков в качестве первой, а затем и апелляционной инстанции. По статистике за 1 полугодие 2020 года, арбитражные суды рассмотрели 4173 дела о защите товарных знаков. Из них судьи удовлетворили 3454 иска.
Если после апелляции одну из сторон не устраивает результат, в качестве кассационной инстанции жалобу будет рассматривать Суд по интеллектуальным правам — СИП (ст. 27 АПК, пп. 2 п. 3 ст. 43.4 закона № 1-ФКЗ от 28.04.1995). А ещё СИП рассматривает дела:
Защита товарных знаков — основная нагрузка СИПа. По статистике за 1 полугодие 2019 года (более поздние данные на момент подготовки материала не опубликованы), суд рассмотрел 233 дела по товарным знакам. Судебная практика по патентным спорам гораздо уже — всего 29 дел.
Защищаем интересы клиентов
в СИП со дня его основания
Как составить претензию и зачем она нужна
Чтобы суды не отказали в рассмотрении дела, сначала правообладатель направляет нарушителю претензию на товарный знак (п. 5.1 ст. 1252 ГК).
Чем полезна претензия. Это досудебный порядок урегулирования спора. По нашей практике, на этом этапе удаётся решить примерно 40% споров. Хорошо составленная претензия повышает вероятность, что конкурент испугается и не захочет доводить дело до суда. А если захочет, всегда есть возможность договориться и заключить мировое соглашение в процессе.
По статистике СИПа за 2014–2018 годы, в результате примирительных процедур удалось закрыть 35,1% споров. Это высокий показатель, он свидетельствует о готовности бизнеса договариваться по спорам в области интеллектуальной собственности. Предприниматели знают — судиться дороже. На экспертизы, пошлины, сбор доказательств и юридические услуги может уйти 200–500 тысяч и даже больше. Все эти расходы суд взыщет с нарушителя, и последний скорее всего об этом знает.
Претензия демонстрирует серьёзность намерений правообладателя. В документе просят прекратить незаконное использование товарного знака, указывают ожидаемую сумму компенсации и предлагают заключить лицензионный договор — чтобы знак использовался законно. Претензия выступает предупреждением для нарушителя: если ты не готов договариваться, мы идём в суд. Это будет долго и дорого, лучше соглашайся.
Как написать претензию. Можно составить самому, но надёжнее доверить это юристам по интеллектуальным правам. Чем грамотнее составлен документ, тем больше шансов на быстрое досудебное урегулирование. Юрист изучит ваше дело, поможет собрать и оценит доказательства, выработает стратегию досудебной защиты прав на товарный знак. А ещё он расскажет о перспективах и найдёт болевые точки, на которые стоит давить.
Куда и как отправлять претензию. Претензию всегда отправляют на юридический адрес нарушителя. Посмотрите его в ЕГРЮЛ/ЕГРИП (п. 63 Постановления Пленума ВС № 25 от 23.06.2015). Или посмотрите в договоре, если раньше сотрудничали с нарушителем (п. 4 Обзора, утв. Президиумом ВС от 22.07.2020).
Использовать фактический адрес офиса, когда он не совпадает с реестром и его нет в договоре, опасно. Если адресат не получит письмо на почте, суд откажет в принятии иска — за несоблюдения досудебного порядка. В АПК не указано, куда именно должна направляться претензия, но спорить с судом дольше. Придётся отправлять претензию повторно и ждать ещё 30 дней.
Чтобы письмо точно не потерялось, отправьте его заказным письмом с описью и уведомлением о вручении. Уведомление вернётся обратно — сохраните его, а когда пойдёте в суд — приложите к иску. Это доказывает, что досудебный порядок соблюдён.
Чек-лист. Чтобы претензия точно сработала, нужны:
Что делать, если вам пришла претензия?
Не игнорируйте её. Скорее всего, отправитель готов подавать иск. Если вы действительно что-то нарушили, в ваших же интересах закрыть вопрос до суда. Вот что стоит сделать.
Как посчитать компенсацию за незаконное использование товарного знака
Когда дело доходит до взыскания компенсации, её нужно правильно рассчитать. Законодательство устанавливает особые алгоритмы расчёта взыскиваемой с нарушителя суммы. Правообладатель может попросить компенсацию в одной из трёх описанных ниже форм (п. 4 ст. 1515 ГК).
В твёрдой сумме — от 10 тысяч до 5 млн рублей
В иске можно указать любую сумму, которую правообладатель считает объективной. Дальше суд будет смотреть, какая сумма выглядит соразмерной нарушению и сколько нужно взыскать. Судьи определяют размер компенсации исходя из доказательств, которые представит истец, а также принципов справедливости и разумности (п. 62 Постановления Пленума ВС № 10). Будут учитывать:
В судебной практике по защите товарных знаков максимальную сумму назначают редко. Чаще суды ограничиваются компенсацией в несколько сотен тысяч рублей. Например, в Новосибирске с парикмахерской взыскали 450 тысяч, хотя правообладатель просил 1 млн рублей (Решение АС Новосибирской области № А45-147/2018 от 26.02.2018). А а с красноярской кофейни взыскали всего 220 тысяч, при требовании в 2 млн рублей (Решение АС Красноярского края № А33-13207/2016 от 22.11.2016).
Чтобы получить больше, правообладателю нужно обосновать заявленный размер: показать документы, доказать известность знака, предполагаемый объём выпускаемого контрафакта за время незаконного использования знака. Обосновать размер компенсации поможет опытный IP-юрист.
В двукратном размере стоимости лицензии
В этом случае сумма компенсации определяется как удвоенная стоимость франшизы за период незаконного использования знака. Если вы никогда до этого не продавали франшизу, лучше выбрать иную форму компенсации, иначе в удовлетворении иска могут отказать (например, Постановление СИП № А40-126600/2013 от 06.06.2014).
Если опыт продажи лицензий есть, сумму компенсации можно рассчитывать и обосновать, показав ранее заключённые лицензионные договоры. Расчёт делается по простой формуле: стоимость месячного роялти умножается на количество месяцев незаконного использования. Обычно такой расчёт охотнее принимается судами. Как результат — удовлетворение иска в полном объёме.
Так, мясокомбинату из Самары присудили 1 млн рублей компенсации (решение АС Самарской области № А55-37887/2019 от 07.09.2020), а поставщику китайских товаров из Владивостока — сразу 6 млн рублей (решение АС Приморского края № А51-22905/2019 от 13.07.2020 года).
Если вы покажете суду лицензионный договор, это ещё не значит, что он назначит запрошенную компенсацию. Ответчик может оспорить расчёт. Сославшись на существо нарушения, условия других договоров и заключение экспертизы, суд может снизить и эту сумму компенсации.
В двукратном размере стоимости контрафактных товаров
Если у заявителя есть данные про объёмы выпуска и реализации контрафакта, размер компенсации можно привязать к ним. Обычно правообладатели отталкиваются от стоимости контрафактной продукции, заявленной самими нарушителями и доказательств объёмов продукции. Подойдут любые документальные доказательства.
Например, компания-производитель пастилы из Коломны в иске ссылалась на составленные полицией протоколы изъятия контрафактной продукции и цены, указанные нарушителем на сайте. Суд признал расчёт справедливым и взыскал в пользу компании 2 млн рублей (Решение АС Московской области № А41-32467/16 от 08.09.2017).
В другом деле дистрибьютор китайской обуви ссылался в иске на таможенную стоимость контрафакта. Он посмотрел сумму в декларации, умножил её на два и заявил в иске. Суд сказал, что это справедливо и взыскал с нарушителя 843 тысячи рублей компенсации (Решение АС Приморского края № А51-29718/2013 от 20.08.2014).
Чтобы получить максимальную сумму, правообладателю нужен грамотный юрист. Он обоснует для суда сумму компенсации и поможет отстоять размер, если ответчик подаст апелляцию. А ещё окажет послесудебную поддержку, если нарушитель не захочет исполнять решение суда добровольно.
Заказать анализ спора
IP юристу Гардиума
Зачем нужен IP-консалтинг на аутсорсе
Если нужно зашить рану или вправить сломанную кость, человек идёт к хирургу или травматологу — обычный семейный врач не поможет. Так и с товарными знаками: для грамотной защиты нужен юрист по интеллектуальной собственности — IP-юрист.
Вокруг товарных знаков много нюансов и тонкостей: оценка сходства знаков и однородности товаров, сбор доказательств, претензионная работа, расчёт и обоснование компенсации. Штатные юрисконсульты поверхностно разбираются в интеллектуалке. Они смогут составить претензию или подготовить иск, но отсутствие опыта и специфических знаний сильно усложняет работу. С IP-консультантом сотрудничать выгоднее и проще.
Юрист по ИС оказывает комплексные услуги и берет на себя все вопросы защиты прав на товарный знак, от превентивных мер, до послесудебного сопровождения. Юрист по интеллектуальной собственности самостоятельно найдёт нарушения и предложит варианты защиты. Бизнес не будет тратить время на поиск и работу с конкурентами.
У IP-консультантов есть специализация. Одни юристы занимаются только судебными спорами, другие — только претензионной работой, а третьи специализируются на лицензионных соглашениях. IP-юрист глубоко погружается в предмет и разбирается в тонкостях защиты товарного знака в разных нишах, от фармацевтики до рекламы.
IP-юриста не нужно нанимать в штат. Он работает по договору и берёт деньги только за оказанные услуги. Нет нарушений — нет и расходов на консультанта.
Расходы на IP-консалтинг можно взыскать в судебном порядке. Услуги юриста в итоге оплатит компания-нарушитель.
Коротко: как защитить товарный знак
Ирина Резникова
Старший партнер патентно-адвокатского бюро «Гардиум», патентный поверенный № 1947.
В практике более 20 лет.